判例辨析 - “共存协议”在商标近似性判断中的认定

要旨：判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标，《同意书》[1]可以作为排除混淆的初步证据。引证商标与诉争商标的商标标志相同或基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以《同意书》为依据，准予诉争商标的注册申请。

案 情

当事人：

上诉人（原审被告）：国家知识产权局

被上诉人（原审原告）：让巴杜简化股份公司（简称让巴杜公司）

案由：商标申请驳回复审行政纠纷

第38832690号

商标（简称诉争商标）由让巴杜公司于2019年6月13日提出注册申请，指定使用在第3类香水、淡香水、花露水、古龙水等商品上。第6146277号“JOY”商标（简称引证商标一）于2007年7月4日申请注册，核定使用在第3类的洗涤剂、清洁制剂等商品上。第36260669号

商标（简称引证商标四）于2019年1月31日申请注册，核定使用在第3类的香料、化妆剂、化妆品等商品上。

2020年10月22日，国家知识产权局作出商评字[2020]第270125号《关于第38832690号“JOY”商标驳回复审决定书》（简称被诉决定），认定：诉争商标的申请注册违反了《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十条、第三十一条的规定，决定：驳回诉争商标在复审商品上的注册申请。

让巴杜公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

原审诉讼阶段，让巴杜公司提交了引证商标四注册人克里斯蒂昂迪奥尔香料公司就双方商标共存事宜出具的经公证认证的《同意书》，用于证明诉争商标具有可注册性。克里斯蒂昂迪奥尔香料公司出具的《同意书》记载，引证商标四权利人克里斯蒂昂迪奥尔香料公司同意让巴杜公司在第3类“香水；淡香水；花露水；古龙水；化妆用面霜；护肤用凝胶；化妆用油；美容液；美容乳液；身体除臭剂；美容面膜；化妆品；发乳；洁肤乳液；剃须皂；成套化妆品；剃须后用乳液；剃须后用制剂”商品上申请注册诉争商标。该《同意书》载明的签署人为“赛琳娜·富尔尼奥尔”，签署日期为“2020年7月16日”。让巴杜公司明确表示放弃诉争商标在0301群组“洁肤乳液；剃须皂”复审商品上的注册申请，且明确认可诉争商标指定使用的其余复审商品与引证商标四核定使用的商品构成类似商品。

审 判

北京知识产权法院认为：鉴于让巴杜公司明确表示放弃诉争商标在0301群组“洁肤乳液；剃须皂”商品上的注册申请，故引证商标一不再构成诉争商标获准注册的在先权利障碍。诉争商标与引证商标四在字母构成及整体外观上有所不同，且引证商标四权利人已向让巴杜公司出具了《同意书》，明确同意让巴杜公司在中国注册和使用诉争商标。在无证据表明该《同意书》会对消费者利益造成损害的情况下，对该《同意书》的效力予以认可。故引证商标四不再构成诉争商标获准注册的在先权利障碍。北京知识产权法院判决：一、撤销被诉决定；二、国家知识产权局重新作出决定。[2]

国家知识产权局不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院二审认为：让巴杜公司在原审诉讼阶段明确表示放弃诉争商标在“洁肤乳液；剃须皂”复审商品上的注册申请，在二审诉讼阶段未再争议，被诉决定的相关认定视为已经生效。让巴杜公司在原审诉讼阶段明确认可诉争商标指定使用的“香水；淡香水；花露水；古龙水；化妆用面霜；护肤用凝胶；化妆用油；美容液；美容乳液；身体除臭剂；美容面膜；化妆品；发乳；成套化妆品；剃须后用乳液；剃须后用制剂”复审商品与引证商标四核定使用的商品构成类似商品，二审诉讼阶段未提出异议，经审查予以确认。

诉争商标标志由英文字母“JOY”构成，引证商标四标志由英文字母“JOY”“DIOR”构成，其中，“DIOR”位于“JOY”的“O”之中，相对于“JOY”颜色较浅。诉争商标与引证商标四若同时使用在类似商品上，相关公众施以一般注意力时，易对商品来源产生混淆误认。《同意书》虽载明诉争商标的具体信息以及双方商标共存的意愿，但诉争商标与引证商标四高度近似，二者指定或核定使用的商品构成类似商品的情况下，不能仅以同意书为依据，准予诉争商标的注册申请。在案证据不足以证明诉争商标申请人与引证商标四权利人存在关联关系，且该情形亦非诉争商标核准注册的当然依据。诉争商标在“香水；淡香水；花露水；古龙水；化妆用面霜；护肤用凝胶；化妆用油；美容液；美容乳液；身体除臭剂；美容面膜；化妆品；发乳；成套化妆品；剃须后用乳液；剃须后用制剂”商品上与引证商标四构成使用在类似商品上的近似商标。原审判决对此认定错误，予以纠正。北京市高级人民法院判决：一、撤销原审判决；二、驳回让巴杜公司的诉讼请求。[3]

重点评析

在商标申请注册过程中，国家知识产权局引证在先商标作为诉争商标的在先权利障碍时，商标申请人通常采取两种方式消除在先权利障碍，一种是针对在先商标提起注册商标连续三年不使用撤销申请，但这种方式耗费的时间较长，往往在申请驳回案件审结时，引证商标的状态尚未发生变化。另一种是与在先商标权利人达成某种协议，促使在先商标权利人出具商标共存的《同意书》，这种方式存在国家知识产权局及法院不将《同意书》作为排除混淆误认的证据的风险。实践中，在商标申请驳回复审行政纠纷涉及商标近似判断时，越来越多的商标申请人采取提交《同意书》的形式用以证明诉争商标可与在先商标共存，进而可予获准注册，往往并未考虑商标标志的近似程度。审判实践中，在商标标志基本相同的情况下，《同意书》通常是不能作为排除混淆误认的证据。以下通过商标权的权利属性以及商标标志本身的近似程度加以分析。

一、商标权的双重属性

在商标申请驳回复审行政纠纷案件中，涉及商标近似判断的法条主要是《商标法》第三十条、第三十一条。上述法条的立法目的在于：其一，保护在先注册或初步审定的商标，避免出现商标权利冲突，即保护私权；其二，保护消费者利益，防止相同或相近似的商标在市场上出现，造成消费者对商品或服务的来源产生混淆误认，即保护公共利益。

商标权本身具有双重属性。一方面，商标权是一种私权，商标权人有权按照自己的意愿依法行使自己的权利，不受他人干涉。商标权人可以基于自己的利益考量，出具《同意书》，同意他人的商标与其自身的商标共存。从尊重私权的角度出发，《同意书》可以作为排除混淆的初步证据。另一方面，商标权又是一种公共属性的权利。商标权人在行使自己的权利的同时不得损害国家利益、社会公共利益以及他人合法的权益。在先商标权利人虽出具了《同意书》，但国家知识产权局及人民法院出于公共利益的考量，未将《同意书》作为排除混淆误认的证据。

二、《同意书》对近似商标判断的影响

针对商标申请人将《同意书》作为排除混淆误认的证据的情形，经过多年审判实践，北京市高级人民法院 2019 年发布的《商标授权确权行政案件审理指南》（简称审理指南）对《同意书》的属性、形式要件、法律后果进行了规定，引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以《同意书》为依据准予诉争商标的注册申请。虽然审理指南已经作出了规定，但在审判实践中，也出现了国家知识产权局、一审法院、二审法院对于《同意书》是否可以排除混淆不一致的认定。

标志相同意味着在同一个商标有多个不同的权利主体，根据商标法的相关规定，相同商标共存推定会造成相关公众对商品来源的混淆误认，因此在实践中，几乎没有出现商标申请人在标志相同的情况下，提交《同意书》作为排除混淆误认的证据的情况。标志基本相同相对来说是一个比较模糊的概念，很难用一个具体可衡量的标尺评判。下面结合一审、二审对标志是否基本相同的认定存在较大分歧，对《同意书》的认定不一致，从而导致二审改判的三个具体案例，对该问题进行分析，进而梳理近期审判实践中对于基本相同标志把握的标准。

就本案而言，一审判决认定二者在字母构成及整体外观上有所不同，在此基础上，诉争商标与引证商标存在一定的差异，并非基本相同。而二审判决则更多考虑了商标的显著识别部分之间的差异，认定引证商标四相比较于“JOY”，“DIOR”字体较小、颜色较浅，“JOY”系引证商标四的显著识别部分，该字母与诉争商标标志相同，进而认定诉争商标与引证商标四基本相同。

之后北京市高级人民法院涉及《同意书》又作出了两份判决，均认为诉争商标与引证商标基本相同，进而认为《同意书》不能作为排除混淆误认的证据，判决撤销一审判决，驳回商标申请人的诉讼请求。具体是，在卡提耶股份有限公司诉国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案中[4]，二审判决认为：诉争商标标志由英文字母“CATTIER”构成，引证商标标志由英文字母“Cartier”构成。二者相比较，仅存在大小写不同以及中间一个字母之别，诉争商标与引证商标基本相同，二者指定或核定使用的商品构成同一种或类似商品的情况下，不能仅以《同意书》为依据，准予诉争商标的注册申请。在洛科威国际有限公司诉国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案中[5]，二审判决认为：诉争商标标志由字母“HYDROROCK”构成，引证商标标志由字母“Hydrocork”构成。二者相比较，诉争商标与引证商标字母完全相同，仅系大小写之别及尾部部分字母顺序不同，诉争商标与引证商标基本相同。二者指定或核定使用的商品构成类似商品的情况下，不能仅以《同意书》为依据，准予诉争商标的注册申请。

从上述三个案例可以看出，商标基本相同可以理解为双方商标显著识别部分完全相同或仅存在细微差别。同时可以看出，就目前审判实践而言，司法对于商标共存的《同意书》的审查趋严，也就是说对于商标基本相同的理解趋宽。

三、关联公司不宜作为考量因素

在审判实践中，部分商标申请人不仅提交商标共存的《同意书》，还主张其与在先商标注册人之间系关联公司，以此作为将《同意书》作为排除混淆误认的证据的考量因素。

关联公司通常是指在资金、经营、购销等方面，存在直接或间接的拥有或者控制关系，或者直接或者间接地同为第三者拥有或者控制，以及其他在利益上相关联的公司。一般表现为之间存在持股关系，而持股的多少、有无在市场经济中是一个动态变化的过程，也就是说关联公司处于一种不稳定的状态，在这种情况下，关联公司不宜作为将《同意书》作为排除混淆误认的证据的考量因素。在苏宁易购集团股份有限公司诉国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷一案中[6]，苏宁易购公司虽主张其与在先商标权利人存在关联关系，并提交了商标共存的《同意书》。但二审判决认定：在诉争商标与“苏宁”与“苏宁环球”“苏宁文化”“苏宁影业”“苏宁文创 SUNING”“苏宁体育 SUNING”等在先商标高度近似，且指定或核定使用的商品构成类似商品的情况下，不能仅以《同意书》为依据，准予诉争商标的注册申请。此外，诉争商标申请人与在先商标权利人存在关联关系并非诉争商标核准注册的当然依据。二审判决对《同意书》作出了与一审不一致的认定，并撤销了一审判决。

对于商标申请人与在先商标权利人系关联公司的情形，可以采取在先商标权利人申请注册系争商标，获准注册之后，授权商标申请人使用，这种方式更为可行。

结论

从保护消费者利益的角度出发，在商标标志相同或基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以《同意书》为依据，准予诉争商标的注册申请。

注释：

[1] 因本文所评述案例中当事人提交的共存协议系以《同意书》的形式呈现，故下文中《同意书》与共存协议同义。

[2] 北京知识产权法院（2021）京73行初4266号行政判决书。

[3] 北京市高级人民法院（2021）京行终7567号行政判决书。

[4] 北京市高级人民法院（2022）京行终591号行政判决书。

[5] 北京市高级人民法院（2022）京行终116 2号行政判决书。

[6] 北京市高级人民法院（2022）京行终点376号行政判决书。

来源：中华商标